La protección jurídica de la marca en Google y Ebay: 2 Perspectivas

¿Conviene realizar una lectura restrictiva del derecho de marca, en todo caso, para permitir el uso procompetitivo de signos idénticos o similares en Google y Ebay? analysis-1010888__180ebay-189065__180

google-1018443__180 Las carecterísticas del medio digital han provocado graves riesgos para los titulares de las marcas en el contexto internacional, produciéndose usurpación y utilización no autorizada de las mismas. Los comportamientos anticompetitivos y procompetitivos parecen incontrolables a día de hoy. Lo que no cabe duda es que la comercialización masiva de bienes y servicios ha sido posible en gran medida gracias a la protección jurídica de la marca. Para poder responder a la pregunta intentaremos hablar de dos posturas posibles; por un lado, la de a la lectura restrictiva del derecho de marca y por otro lado, la postura de defensa absoluta al derecho exclusivo de marca.

A.) LECTURA RESTRICTIVA DEL DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA.

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La regla general en derecho de marcas, es la exclusividad en el uso y el derecho a impedir una utilización no autorizada por parte de su titular. Sin embargo, existen excepciones a esa regla general al amparo de las cuales el uso de una marca ajena no supondría una infracción que permitiera a su titular prohibir dicha actuación, por todo ello sería conveniente esa lectura restrictiva. Además es de entender que si abordamos una lectura purista del dcho exclusivo de la marca, corremos el riesgo de “sobreprotegerlaen exceso y, en consecuencia podría llegar a tener efectos anticompetitivos1 como veremos más adelante. Existe una argumentación fundamentalmente económica dirigida a preservar el interés del consumidor, por lo que puede presumirse que el límite de la protección de la marca se encuentra en dicho interés. El TJUE ha declarado que el titular de una marca no puede oponerse al uso en el tráfico económico de un signo idéntico o similar si el uso no menoscaba ninguna de las funciones propias de la marca (cfr., STJCE de 12 de noviembre de 2002, As. C-206/01, Arsenal Football Club, ap. 54) o, si el uso cumple alguna de las excepciones al derecho exclusivo previstas en la Directiva (limitaciones al derecho de marca y agotamiento de la marca).

La función distintiva de la marca se proyecta exclusivamente sobre los productos o servicios de la misma clase , por lo que rige el principio de especialidad. Las marcas se solicitan y se otorgan para una determinada clase, de forma que xej, a el titular de la marca Camel – tabaco-no le otorgará ningún derecho de exclusiva para usar ese signo, frente al que utliza la marca Kamel para productos de perfumería. (Ojo, excepto, que se trate de marcas renombradas , ésta es la excepción a la lectura restrictiva del derecho de marca). Y como es lógico para adquirir el derecho se requiere de su “registro válidamente efectuado”. 2 Otro ejemplo de no exclusividad es el caso de las personas físicas que podrán registrar su nombre, apellidos o seudónimo oleh-olzhych-1105195__180aunque exista como marca previamente.Que el nombre del escritor Camilo Jose Cela esté registrado como marca no impide a quien se llama Camilo Jose Cela utilizar su propio nombre. Otro caso de no exclusividad de marca es el uso paródico de la marca de un 3º se admite por parte de nuestros Tribunales siempre y cuando ese uso sea conforme a prácticas honestas o justas. Otra excepción al pº de adquisición registral3, es lo referente a las marcas notorias, por la que el titular de una marca notoriamente conocida en España (marca extranjera conocida en España pero no registrada aquí) podría gozar de la misma protección que el titular registral.

El pretender posicionarse en el mercado electrónico global por parte de un competidor , no tiene porqué afectar sustancialmente siempre la posición competitiva del titular de la marca, bien, por ser un competidor menor o de alcance local o bien por ser poco conocido. Otro tema sería analizar si acarrea responsabilidades en materia de competencia desleal en caso de que se produciera dlución o una difuminación de su reputación o notoriedad y tampoco menoscaba las funciones de dicha marca (identificación del origen empresarial, publicidad e inversión).

En definitiva, permitir actos donde los derechos marcarios no son exclusivos no tiene porqué dirigirnos a una infracción marcaria, o incluso, a una competencia desleal. (Ver caso Masaltos, aunque la SAP Alicante de 5 de diciembre de 2013 )

B.) LECTURA DEL DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA.

La identificación de cierto producto con determinado signo distintivo transmite información a los consumidores respecto de su origen y calidad y posibilita la existencia de la libre competencia en una economía de mercado. Sin ellos no podría haber competencia. La titularidad de la marca legitima al titular, como cualquier propietario,para prohibir a otros que usen la marca, lo que incluye el derecho a impedir que cualquier otra persona utilice la marca para identificar productos similares (art. 34.2 LM ). La función jurídica de la marca es su función diferenciadora (art. 4 LM) por lo que se guarda al titular el derecho a usar en exclusiva la marca, de forma que incluso en el caso de que el producto haya sido fabricado efectivamente por otro empresario, habrá de haberlo sido con autorización del titular. Estos dos artículos encarnan la lectura del derecho exclusivo de la marca. Por otro lado, e art. 2 de la LM da por sentado el principio de adquisición registral4, es decir, adquirir el derecho de marca por su registro.

Me gustaría concretar algunos puntos a llamar la atención de esta postura :

1. Los usos “procompetitivos” fomentan la existencia de competencia desleal y el parasitismo

En Google Adwords, por ej, los titulares de marcas podrían considerar competencia desleal, el uso –por terceros– de su nombre por empresas de la competencia. ¿Google podría ser responsable también?

Google podría llegar a ser responsable, si se le aplicase la normativa sobre publicidad, de manera especial, y la Ley de Competencia Desleal, en general. La razón es que se puede considerar que Google redacta y publica los anuncios “promocionados”. En el caso de Google Adwords, puede ser criticable y anecdótico el tener que pujar en tu propia marca para que otros no se apropien de tu propia marca. La indefensión jurídica del titular de la marca estará a simple vista.google-1018443__180bench-press-1013857__180Se puede entender que al fin y al cabo Google realizaría una actividad comercial y actúa con ánimo de lucro ya que almacena palabras clave. La STJUE de 23 de marzo de 2010 (Vuitton c. Google ) considera que se puede analizar si el buscador tiene responsabilidad por ilícitos en materia de competencia desleal. El buscador debe ser consciente de que la concesión de palabras clave coincidentes con marcas a cualquiera terceros que lo soliciente es susceptible de perjudicar la posición competitiva del titular , produciendo engaño a los consumidores (Art. 5 LCD), generando confusión (Art. 6 LCD) , amparando imitaciones desleales o aprovecharse de la reputación ajena (art. 12 LCD). (Con mayor razón si esas marcas son notorias y renombradas : Art. 8 LM). Lo que es claro es que no podría exonerarse del reg. De responsabilidad de la directiva de Comercio Electrónico (Art. 14) ya que exonera para los servicios de intermediación del buscador pero no por la información, actos y servicios ilíciitos propios del buscador. Por lo que sin control, hay problemas, máxime si se vulneran las funciones esenciales de la marca como son: indicación del origen de la marca, herramienta de estrategia comercial para fines publicitarios, o símbolo de la reputación con vistas a obtener la fidelidad del consumidor.face-1013520__180

Las marcas deben ser protegidas contra todo acto capaz de disminuir su poder de venta. Cuando se puja por una keyword –o palabra clave- que ya es una marca registrada, se produce parasitismo y dilución o debilitamiento de la marca en cuestión. No es tanto el prejuicio que ha sufrido la marca sino la ventaja del tercero que usa un signo idéntico del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca. Puede conllevar a la “vulgarización” de la marca. Otro caso conocido donde se producieron prácticas parasitarias fue en en el caso Louis Voitton5 donde se vendían productos falsificados dañando además la reputación de la marca. En este caso la plataforma Ebay,ebay-189065__180 fue multada por no haber puesto las medidas necesarias para prevenirlo. Por lo que existe el riesgo de que esto siga ocurriendo por mucha inversión que realice de 20 millones de $ anuales y 2.000 empleados para dar con el problema. 

En definitiva, tal y como ha señalado recientemente el TS6 se pueden uilizar marcas registradas como palabra clave o ‘keywords’ en un buscador de internet siempre y cuando su uso no menoscabe la función indicadora del origen de la misma, ni su función económica. La sentencia precisa que también tiene que resultar claro para un usuario medio de internet pueda distinguir en qué circunstancia se venden los productos de un marca sin producir confusión.

2. Abuso de posición dominante y enriquecimiento injusto de las plataformas hosting.

lion-721836_960_720.jpgLas autoridades comunitarias ya han acusado a Google (Shopping) por posición dominante al dar más ventajas a los servicios de compras de productos vulnerando la ley anti-trust europea. Google ofrecía un tratamiento favorable sistemático a su producto de comparación de compras en sus páginas de resultados de búsquedas. Por otro lado, también ha preocupado las condiciones de la publicidad asociada a búsquedas online(especialmente en webs de noticias), ya que obliga a ser proveedor casi exclusivo de este tipo de anuncios. También preocupan las restricciones que impone la compañía a la migración de campañas diseñadas con Google Adwords a otras plataformas rivales (anuncios asociados a palabras de búsqueda).7

Pero es Google quien redacta de una forma vaga e imprecisa las conexiones sobre el origen del producto o del servicio de que se trata, y el anuncio en cuestión. El hecho de que permita utilizar palabras claves con total libertad no significa que se ampare legalmente al anunciante. Parece existir un cierto enriquecimiento injusto en tanto que permite y casi “obliga a pujar” para proteger las marcas en el entorno digital.dollar-163473__180

Conclusion.

Y es que no parece viable jurídicamente ni conveniente económicamente declarar responsable siempre a los intermediarios de hosting o agregadores por cada una de las infracciones marcarias que pueden llevarse a cabo por los usuarios de su servicio, pues ello equivaldría a hacerle conocedor y responsable directo de cada una de las informaciones y operaciones comerciales alojadas en su sitio, obligándole indirectamente a un filtrado o control a priori de la actividad de sus usuarios. Ahora bien, esto tampoco puede servir para descargar exclusivamente sobre los titulares de derechos de marca una labor de vigilancia permanentedel uso de sus signos distintivos. La virtud y el sentido común está en el justo medio.surveillance-147831_960_720


Habrá que estar al caso en cuestión para inclinarse por una postura u otra. La regulación comunitaria e internacional aboga claramente por normas que faciliten la economía de mercado y faciliten la libertad de elección del consumidor.
Así las cosas, es de tener en cuenta que los textos legales comunitarios (Directiva y Reglamento) son redactados antes del boom de la publicidad online, por lo que se requeriría una adaptación de un listado de posibles actuaciones infractoras al nuevo paradigma tecnológico. Somos conscientes de la escasa jurisprudencia nacional existente al respecto al TJUE y otros tribunales europeos, los cuales abogan por analizar el caso de forma global, y no estrictamente analizando el contenido de los anuncios.

______________________________

1La publicidad comparativa: ¿lealtad comercial vs. Eficiencia? DIEGO M. P APAYANNIS : http://www.academia.edu/6223676/La_publicidad_comparativa_lealtad_comercial_versus_eficiencia
2 El legislador contempla la caducidad de la marca por falta de uso para evitar el “atersoramiento de marcas.
3 Para que pueda ser registrada la marca, es necesario que tenga valor distintivo sin inducir a confusión a los consumidores con otras marcas ya registradas. Además, no pueden inscribirse marcas genéricas o descriptivas, su justificación económica está en que si se permitiera se otorgaría al titular un monopolio que obligaría a los competidores a usar perífrasis para describir sus propios productos. Fue lo que ocurrió con las marcas celofán, tipex, aspirina, vaselina.Tampoco se podría registrar signos descriptivos como por ejemplo el cigarro habano. Además el legislador no permite que se registren como marca las invenciones (prop. Industrial) las cuales deberían ser registradas como patentes, la razón es obvia, ya que se daría una protección de por vida (al contrario que la patente)
4 Para que pueda ser registrada la marca, es necesario que tenga valor distintivo sin inducir a confusión a los consumidores con otras marcas ya registradas. Además, no pueden inscribirse marcas genéricas o descriptivas, su justificación económica está en que si se permitiera se otorgaría al titular un monopolio que obligaría a los competidores a usar perífrasis para describir sus propios productos. Fue lo que ocurrió con las marcas celofán, tipex, aspirina, vaselina.Tampoco se podría registrar signos descriptivos como por ejemplo el cigarro habano. Además el legislador no permite que se registren como marca las invenciones (prop. Industrial) las cuales deberían ser registradas como patentes, la razón es obvia, ya que se daría una protección de por vida (al contrario que la patente)
5http://www.pcworld.es/archive/ebay-multada-en-un-escandalo-de-venta-de-productos-falsificados
6http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TS-fija-los-requisitos-para-la-utilizacion-de-marcas-registradas-como–keywords–en-buscadores-de-internet26 febrero 2016
7http://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2015/04/15/552e37a7ca4741a4698b457b.html

 

 

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